Institut national de la Propriété intellectuelle, 20 avril 2016, OPP 15-4821/NG, M. Halim Abderrafia / INPI – PARIS BY PARIS
Chers Amis,
Personne n’ignore plus qu’en France, la procédure d’opposition est désormais ouverte aux collectivités territoriales qui peuvent se défendre, dès l’origine, contre les dépôts de marque portant atteinte à leur nom, à leur image ou leur renommée (Art. L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle).
L’étendue de la protection qui sera conférée aux noms des collectivités territoriales et l’interprétation de cette nouvelle disposition par l’INPI restent à appréhender.
L’INPI est déjà habitué à apprécier la réputation de la ville de Paris en matière de mode puisque l’office exige systématiquement que les marques contenant l’élément « PARIS », même à titre accessoire, précisent dans leur libellé que les produits de la classe 25 « sont d’origine française ou fabriqués en France » en se fondant pour cela sur la « réputation de Paris pour son savoir-faire dans le domaine de la mode ».
Une des premières décisions d’opposition a justement été rendue récemment par l’INPI à la suite de l’action de la ville de Paris à l’encontre du dépôt de la marque PARIS BY PARIS n° 16.4202.605 en classe 25 pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Dans sa décision, l’INPI observe avec pertinence que l’élément « BY » qui sépare les deux dénominations PARIS est couramment utilisé avant le nom d’une personne pour la désigner en tant qu’origine commerciale et, qu’en l’espèce, cela fera directement référence à la ville de Paris elle-même.
Sur la base de ces observations préliminaires, l’office nous précise que « l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entrainer un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».
Sur la base des éléments de preuve fournis par la ville, l’INPI considère que « la Ville de Paris intervient activement dans le secteur de la mode et utilise son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des œuvres de mode, par le biais de ses institutions et organismes dédiés, ainsi que par des opérations de communication et partenariats avec des acteurs spécialisés » et dispose d’une renommée dans le domaine de la mode.
Dès lors, l’INPI retient qu’en raison de ces éléments et de la grande proximité entre les signes, Paris by Paris « est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune de Paris, le public étant susceptible d’être trompé sur la provenance des produits en cause ou sur l’apparence de garantie officielle de ces derniers ».
La demande d’enregistrement du signe PARIS BY PARIS est donc rejetée.
Observations
Il semble que la décision de refus est surtout justifiée par l’utilisation de l’élément « by », lequel caractérise une origine spécifique, qui, en l’espèce, identifie directement la ville de Paris (argument présenté lors de la comparaison des signes mais qui disparait dans l’appréciation du risque de confusion). Cependant, il ne serait pas souhaitable pour les acteurs du marché de la mode et du luxe que toute marque comportant l’élément « PARIS » soit désormais refusée. Ce serait accorder une protection trop étendue à la ville de Paris.
L’INPI tente de rassurer en précisant que l’article 714-4 h) n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Cliquez ici pour le texte complet de la décision d’opposition
Equipe FLASH
Stève Félix – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Guillaume Marchais