Flash APRAM n° 273 – Droit d’action du licencié
Cour de justice UE, 4 février 2016, C-163/15, EU:C:2016:71, Hassan / Breiding
Cour de justice UE, 22 juin 2016, C-419/15, EU:C:2016:468, Th. Philipps / Grüne Welle
Chers Amis,
La CJUE a récemment rendu deux arrêts clarifiant le droit d’action d’un licencié dont la licence n’est pas enregistrée au registre. Le premier arrêt a été rendu en matière de marques de l’Union européenne (arrêt Hassan), le second en matière de dessins et modèles (arrêt Th. Philipps). Il nous semble utile de lire les deux arrêts en parallèle.
Dans chacune des deux affaires, le licencié disposait du consentement exprès du titulaire du droit pour agir en contrefaçon à l’égard de tiers, mais sa licence n’était pas inscrite au registre. Se posait alors la question de savoir si le licencié pouvait agir en contrefaçon malgré l’absence d’inscription de la licence ; et en cas de réponse positive, si le licencié pouvait réclamer l’indemnisation de son préjudice propre, indépendamment de ce que réclamerait le titulaire du droit.
La Cour adopte une position assez favorable au licencié et distingue trois situations :
1. Lorsqu’un licencié dispose du consentement préalable du titulaire du droit pour agir en contrefaçon contre des tiers, il peut agir seul, même si la licence n’a pas été inscrite au registre (Hassan, point 26 ; Th. Philipps, point 25). Dans cette hypothèse, le licencié peut réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre (Th. Philipps, points 29 et 32).
2. Lorsque le licencié ne dispose pas du consentement préalable du titulaire du droit pour agir en contrefaçon contre des tiers, il pourra néanmoins agir s’il est un licencié exclusif et si le titulaire, mis en demeure d’agir par le licencié, n’agit pas dans un délai approprié (Th. Philipps, point 28). Le licencié pourra alors aussi réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre (Th. Philipps, points 29 et 32).
3. Lorsque le licencié n’est pas exclusif et ne dispose pas du consentement du titulaire du droit pour agir seul en contrefaçon, le licencié ne pourra que se joindre à une action en contrefaçon introduite par le titulaire et ce, uniquement pour y réclamer la réparation de son préjudice propre (Th. Philipps, point 28).
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Th. Philipps, C-419/15, EU:C:2016:468
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais