Tribunal de l’UE, 5 juillet 2016, T-518/13, EU:T:2016:389, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International
Chers Amis,
Le Tribunal vient de rendre un – très long – arrêt qui mérite une attention particulière en ce qu’il apporte une pierre importante à la construction de la protection des marques dites de renommée.
La société de Singapour Future Enterprises dépose en 2008 une marque de l’Union européenne pour MACCOFFEE pour désigner des produits alimentaires et des boissons. Enregistrée, cette marque est attaquée en nullité par la société américaine McDonald’s, sur la base (i) de sa marque européenne McDONALD’S mais également (ii) de 12 autres marques comportant Mc ou Mac la plupart du temps en tant que préfixes (McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC et McDONALD’N), invoquant une atteinte à la renommée de sa marque mais également de sa famille de marques, sur le fondement de l’article 8, § 5, RMUE.
L’Office fait droit en 2013 à la demande d’annulation compte tenu de la réputation de la marque McDONALD’s et du lien pouvant être établi par le public entre la marque de Future Enterprises et les marques de McDonald’s.
Le Tribunal rejette le recours formé par Future Enterprises.
Cet arrêt confirme la renommée – mais pouvait-il en être autrement ? – de la marque McDONALD’S mais surtout l’atteinte à cette dernière en raison notamment de la combinaison de l’élément « Mac » avec le nom d’une boisson dans la marque MACCOFFEE, le public pertinent pouvant associer cette dernière à la famille de marques « Mc » et « Mac » de McDonald’s et établir mentalement un lien entre les marques en conflit.
L’arrêt considère que la différence entre les produits et services respectifs (boissons et produits alimentaires d’une part, services de restauration rapide d’autre part) n’empêche pas une certaine similitude en raison des liens étroits existant entre eux, et confirme enfin et surtout l’analyse de l’Office selon laquelle l’usage sans juste motif de la marque MACCOFFEE tire indûment profit de la renommée non seulement de la marque McDONALD’S mais également des marques de McDonald’s.
Le public pertinent risque en effet d’établir mentalement un lien entre les marques en conflit et opérer un transfert de l’image des marques de McDonald’s aux produits visés par la marque MACCOFFEE.
L’apport de cet arrêt, conférant une sorte de monopole au préfixe « Mc » ou « Mac » à McDonald’s en matière de produits alimentaires et boissons, réside donc dans l’application de l’article 8, § 5, RMUE aux familles de marques, ce qui peut en pratique être important pour les titulaires de marques.
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MACCOFFEE, T-518/13
Equipe FLASH
Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix