Flash APRAM n° 278 – Etendue territoriale de l’ordre d’interdiction

Cour de justice UE, 22 septembre 2016, C-223/15, EU:C:2016:719, Combit / Commit

Chers Amis,

Pour des produits identiques, à savoir des logiciels, un tribunal allemand des marques de l’UE jugea que le signe COMMIT créait, dans l’esprit du consommateur germanophone, un risque de confusion avec la marque de l’UE antérieure COMBIT. Cependant, le juge admit aussi qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public anglophone, car la différence conceptuelle que ce public anglophone perçoit (« com » pour computer, et « bit » pour binary digit) neutralise les similitudes visuelle et auditive.

Ce tribunal interroge alors la CJUE quant à savoir s’il doit ou s’il peut prononcer un ordre d’interdiction d’usage pour tout le territoire de l’UE, alors qu’il a constaté que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’UE dans une partie du territoire de l’Union, mais pas dans une autre partie de ce territoire.

La CJUE répond en rappelant tout d’abord qu’un tribunal des marques de l’UE est compétent pour examiner l’existence de faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre (point 24). Dès l’instant où ce tribunal constate qu’il existe un risque de confusion sur une partie seulement du territoire de l’UE, « il doit conclure à l’existence d’une violation du droit exclusif » (points 25 et 28) et « doit rendre une ordonnance interdisant la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon » (point 29).

Cette interdiction « doit, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’UE » (point 30).

Toutefois, lorsque « sur la base des éléments qui doivent, en principe, lui être soumis par le défendeur » (point 32), le tribunal constate, par exemple pour des motifs linguistiques, que dans une certaine partie de l’Union, il n’est pas porté atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, ce tribunal « doit limiter la portée territoriale de l’interdiction » (point 31). Cependant, la constatation de l’absence d’un risque de confusion dans une partie du territoire doit se fonder « sur un examen de tous les facteurs du cas concerné » (point 33) et il faut, surtout, que la zone territoriale soit « identifiée avec précision, de manière à ce qu’il découle sans ambiguïté quelle partie du territoire de l’Union n’est pas visée par l’interdiction d’usage » (point 34).

Commentaire

La Cour consacre le principe qu’une atteinte à une marque de l’UE commise où que ce soit sur le territoire de l’UE (et même sur une petite partie du territoire) entraîne, par principe, un ordre d’interdiction pour tout le territoire de l’UE. Ce n’est que si le défendeur parvient à démontrer l’absence d’une atteinte dans certaines zones territoriales précisément délimitées et identifiées que l’ordre d’interdiction ne couvrira pas ces zones.

La Cour souligne l’importance de la délimitation précise de la zone territoriale. Il nous semble qu’une référence au public « anglophone » est insuffisante pour délimiter un tel territoire.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Combit / Commit, C-223/15

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais