Cour de Justice de l’UE, 2 juillet 2020, C-684/19, EU:C:2020:519, mk advokaten GbR / MBK Rechtsanwälte GbR
Chers Amis,
Voici un arrêt intéressant à propos de « l’usage d’une marque dans la vie des affaires », en ligne en l’espèce.
Il intervient dans un domaine particulier puisqu’il s’agit d’un conflit entre deux marques de cabinets d’avocats allemands, donc de services juridiques, les cordonniers allemands – au demeurant fort peu confraternels en l’espèce – n’étant donc pas forcément mieux chaussés que les cordonniers français…
Le cabinet d’avocats allemand MBK Rechtsanwälte GbR, titulaire d’une marque allemande éponyme, poursuit en contrefaçon ses confrères du cabinet alors dénommé … « mbk rechtsanwälte » et obtient satisfaction, ce dernier se voyant interdire tout usage des lettres MBK par décision définitive du 17 octobre 2016.
L’interdiction est respectée et le cabinet rebaptisé « mk advokaten », mais MBK Rechtsanwälte demande à ce qu’une amende soit infligée à mk advokaten en raison de ce que la saisie sur le moteur de recherche Google des termes « mbk Rechtsanwälte » conduit vers plusieurs sites de référencement d’entreprises affichant une annonce pour les services juridiques de mk advokaten.
Pour ceux qui suivent encore, mk advokaten, indiquant n’être en rien responsable de ces occurrences sur Internet et avoir supprimé l’annonce, se voit néanmoins condamné à une amende et introduit un recours devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf.
Cette juridiction interroge alors la Cour de justice et lui demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui fait usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant en ligne sur ces autres sites (point 18).
La Cour répond par la négative, retenant que les termes « faire usage » impliquent « un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur » (point 23).
En conclusion, la réponse de la Cour est qu’« une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites ».
Commentaire
Cette solution peut paraître sans véritable surprise et l’on peut s’étonner que la question ait même été posée, mais elle s’explique en partie par une jurisprudence allemande selon laquelle lorsqu’une personne est condamnée pour avoir mis en ligne une annonce litigieuse, elle doit non seulement l’effacer (ce qu’avait fait MBK Rechtsanwälte avant de se rebaptiser mk advokaten), mais également vérifier sur les moteurs de recherche usuels que des tiers n’ont pas repris cette annonce et, si tel est le cas, tenter de la faire effacer.
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MBK Rechtsanwälte
Equipe FLASH
Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Elodie Billaudeau – Stève Félix