Tribunal de l’UE, 23 septembre 2020, T‑557/19, EU:T:2020:450, Seven SpA / EUIPO
Chers Amis,
La pratique du droit des marques est marquée par une subjectivité certaine, source d’infinis débats, mais aussi cadrée par de nombreux délais dont le caractère objectif n’en est pas moins source de discussion.
Le Tribunal s’est prononcé sur une requête en restitutio in integrum introduite par le licencié (Seven SpA) d’une marque de l’UE à la suite du non-renouvellement de cette marque par l’inaction du titulaire (Seven7 Investment PTE Ltd.). Pour éviter la disparition de ses droits, le licencié tentait ainsi de redonner vie à la marque.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en cas de non renouvellement d’une marque de l’UE, l’article 104, § 1er, du Règlement offre une option intéressante en ce qu’il prévoit que le « demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
Il ne découle toutefois pas de ces dispositions que le licencié puisse être assimilé juridiquement au titulaire de la marque en ce qui concerne le renouvellement. Le Tribunal précise, au contraire, que, comme toute autre personne, le licencié doit être expressément autorisé par le titulaire de la marque en question, pour pouvoir présenter une demande de renouvellement, et prouver l’existence d’une telle autorisation (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2009, T‑410/07, EU:T:2009:153, JURADO, point 21).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le licencié a obtenu une autorisation du titulaire de la marque en question lui permettant de déposer une requête en restitutio in integrum dans le but d’être rétabli dans le droit de demander le renouvellement de la marque, mais cette autorisation est survenue après l’écoulement du délai pour demander le renouvellement et près d’une année après l’expiration de l’enregistrement effectif de la marque.
Face à l’absence d’autorisation expresse du titulaire au profit de son licencié avant l’expiration de la marque, le Tribunal relève avec fermeté que « le titulaire d’une marque ayant omis de renouveler l’enregistrement de celle-ci dans le délai imparti ne saurait contourner les conséquences de sa propre négligence en autorisant une tierce personne à déposer une requête afin d’être rétabli dans son droit de demander le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne après l’expiration dudit délai » (point 36).
Une certaine évidence est également rappelée au licencié qui « ne saurait quant à lui demander à être rétabli dans ses droits au seul motif que le titulaire de la marque a fait preuve d’inertie et n’a pas respecté le délai pour demander le renouvellement de l’enregistrement de ladite marque et, d’autre part, être admis à aller à l’encontre de la volonté du titulaire d’une marque ayant consciemment décidé de ne pas renouveler son enregistrement » (point 37).
Comme pour faire remarquer une certaine étrangeté dans le mécanisme qui lui était proposé, le Tribunal ajoute qu’un représentant avait été désigné, lequel avait été informé de l’expiration de ladite marque en l’absence de renouvellement et qu’à aucun moment le titulaire n’a fait valoir qu’il y avait eu un quelconque empêchement le concernant.
Commentaire
Un renouvellement de marque n’est pas un acte administratif neutre, il implique le maintien ou l’abandon de droits de propriété industrielle et peut avoir des conséquences graves (responsabilité contractuelle vis-à-vis de son licencié, perte d’antériorités) qui poussent les ayants droit à défendre leur cause devant les plus hautes instances. La décision ne devrait pas résulter de considérations purement économiques, mais devra être le fruit de discussions poussées avec ceux ayant une connaissance du portefeuille de droits et des enjeux business.
A noter que Tribunal lui-même semble accorder une certaine importance à l’arrêt, car il est traduit dans toutes les langues de l’Union, ce qui est assez rare.
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Equipe FLASH
Stève Félix –– Guillaume Marchais –– Tanguy de Haan